A partir del próximo 14 de enero entra en vigor la modificación de la Ley de Marcas que habilita a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para conocer y resolver sobre las solicitudes de nulidad y caducidad de las marcas nacionales o internacionales con efectos en España que hasta ahora debían resolverse por los tribunales de justicia.

Esto debería agilizar tales procedimientos y reducirá el coste para los solicitantes de la nulidad o caducidad de una marca. Por ello, se espera que a partir de la entrada en vigor de esta reforma se presenten numerosas solicitudes ante la OEPM, que ya ha preparado un manual informativo que sirva de guía a todos los operadores afectados.

Los tribunales seguirán resolviendo sobre estas cuestiones cuando se planteen como defensa frente a una acción de infracción de marca (como excepción o demanda reconvencional) e, igualmente, cuando se recurran las resoluciones firmes que dicte la OEPM, que serán revisadas por los magistrados de las secciones especializadas de las audiencias provinciales y no por los tribunales de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

 

¿Qué motivos pueden alegarse para anular o pedir la caducidad de una marca?

Una marca registrada podrá declararse nula si se solicitó con mala fe o se trata de un signo que no puede ser una marca por no cumplir con la definición legal de la misma o incurrir en alguna de las prohibiciones de registro, por ser genérica, descriptiva, engañosa, vulnerar una Indicación Geográfica protegida, una marca u otro derecho anterior, entre otras.

El efecto de la nulidad es retroactivo y erga omnes, de forma que una vez declarada nula será como si la marca nunca hubiese estado protegida.

La caducidad en cambio no tiene efectos retroactivos y los motivos principalmente son: la falta de renovación de la marca, la renuncia del titular, la falta de uso, que se hay convertido con el paso del tiempo en genérica perdiendo su capacidad distintiva o en un signo engañoso.

Sobre la necesidad del uso de una marca para evitar su caducidad, es importante saber que debe ser un uso a título de marca, con fines publicitarios o para distinguir en el mercado los productos o servicios cubiertos por el registro. Además, la marca en uso debe ser igual a aquella que se ha registrado o con variaciones no significativas.

 

La OEPM podrá resolver por primera vez sobre la nulidad de las marcas solicitadas de mala fe

Hasta ahora, la OEPM examinaba la capacidad de un signo para ser marca (concepto de marca y prohibiciones de registro) y resolvía conflictos entre marcas u otros derechos, ya que examina estas cuestiones durante el procedimiento de registro de una marca y en los procedimientos de oposición.

En cambio, se enfrentará, por primera vez, a la tarea de determinar si una marca se solicitó de mala fe ya que actualmente la competencia en materia de nulidad de una marca por mala fe es exclusiva de los tribunales de justicia. Aunque la OEPM tenga el convencimiento de que una solicitud de marca se ha realizado de mala fe, no puede denegar de oficio su registro por esta razón, ni en sede de oposición ni de recurso. La persona afectada debe necesariamente interponer la correspondiente demanda y solicitar la anulación de la marca por mala fe o, según el caso, reclamar su titularidad a través de la acción reivindicatoria.

Por tanto, a partir del 14 de enero la OEPM analizará por primera vez la nulidad de una marca solicitada con mala fe, para lo que habrá de aportarse la prueba de dicha mala fe por quien la alegue.

 

Procedimiento escrito

El procedimiento es escrito, sin posibilidad de que las partes expongan sus argumentos en una vista, a diferencia de lo que sucede en la vía judicial.

Es previsible por tanto que los magistrados de las audiencias provinciales afectadas con competencia en esta materia (Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, La Coruña, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria) tengan en el futuro muchas más vistas de las habituales, ya que el procedimiento habilitado al efecto para recurrir las resoluciones de la OEPM así lo permite.

La duración prevista para estos procedimientos, según indica la propia OEPM en su manual, es de 24 meses para los procedimientos de nulidad y de 20 meses para los procedimientos de caducidad, por lo que no parece vaya a haber una gran mejoría respecto a lo que duraban los procedimientos judiciales.